El caso, que ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación estadounidenses, se refiere a un problema relacionado con unas «NFT» (fichas no fungibles) llamadas «MetaBirkins». Las fichas, producidas y comercializadas por Mason Rothschild, son una colección para el metaverso de 100 bolsos Birkin recubiertos de piel y con diseños «exclusivos».
Los bolsos Birkin son una creación de Hermès, que a lo largo de los años se han convertido en un símbolo de estatus, exclusividad y riqueza en manos de los fascinados por la moda.
Por ello, la marca francesa Hermès presentó en enero de 2022 una demanda, solicitando medidas cautelares con daños y perjuicios, contra Mason Rothschild por uso ilícito de la marca HERMÈS by Hermès, la marca BIRKIN y la identidad visual BIRKIN.
En mayo, Rothschild solicitó el sobreseimiento del caso, que le fue denegado, por lo que la acción judicial continuó.
El caso aborda cuestiones como la infracción de marca, la competencia desleal, la dilución y la ciberocupación.
Los argumentos que sustentan la acusación de dilución se basan en la fuerza y exclusividad de la marca Birkin, la mala fe de Rothschild y la existencia de confusión real entre los consumidores.
Además, la acusación afirma que Rothschild intenta ganar dinero sustituyendo protecciones reales por «derechos virtuales» y aprovechándose de una marca que ya tiene su propia historia y una clientela consolidada en el mercado.
Por otro lado, el acusado alega que la venta y promoción de los MetaBirkins era un proyecto artístico y no una actividad comercial.
La defensa de su abogado es que MetaBirkin es una expresión creativa protegida por la libertad de expresión.
El argumento sobre la confusión generada por la nomenclatura se basa en la idea de que el uso de la expresión «Meta» habría supuesto un comentario artístico sobre el bolso de lujo y que el término «Birkin», en este caso, no habría supuesto una reivindicación de la fuente, siendo insuficiente para justificar su restricción de uso.
La artista también alega que las obras eran una forma de crítica a los precios exageradamente caros que se cobran en el mundo real por los bolsos fabricados con piel de animal, así como una forma de repudio de la crueldad hacia los animales.
También se argumentará que la venta de MetaBirkins era una forma de expresión de Birkins y no un intento de afiliarse a la marca.
Por último, la defensa se basará en pruebas de que Rothschild siempre se preocupó de informar a los consumidores de que era él quien producía las obras, además de poner a disposición de los consumidores un descargo de responsabilidad en su sitio web.
El jurado realizará una prueba para comprobar si la situación crea la confusión en el consumidor alegada por la marca.
Esta prueba se conoce como «Prueba Polaroid» y tiene en cuenta una serie de factores como la fuerza de la marca, la similitud de las marcas, la proximidad competitiva y cualitativa de los productos, las pruebas de confusión real, la mala fe en la adopción de una marca ajena, entre otros.
Hermès, con sus casi 200 años de historia, promete pruebas que le favorecen en todos los sentidos de la prueba Polaroid, mediante documentos, pruebas y términos que demuestran su actuación en el mercado y su calidad como diferenciador.
La marca también argumenta que la combinación del término «Meta» y la marca «Birkin» da la falsa impresión de que la propia Hermès ofrece productos en el metaverso.
Además, se adjuntarán pruebas de que el equipo de la marca lleva estudiando la idea de desarrollar y comercializar NFT desde 2019. El debate que aquí se plantea también ha hecho notables apariciones en la historia, como en el caso Gordon X Drape Creative, Inc.
Cabe preguntarse en qué situaciones y bajo qué circunstancias se considera legal el uso de marcas registradas en expresiones artísticas.
Cabe señalar que Rothschild llegó a registrar la marca «MetaBirkins.com» en 2021, mientras que la marca Birkin se registró en 2005.
La Propiedad Intelectual (PI) es un área del derecho que está directamente relacionada con los activos digitales y las NFT.
Además del caso en cuestión, podemos mencionar casos como Nike X StockX, que también pone en primer plano la PI con la entrada de marcas de lujo en el metaverso y la producción de sus NFT.
Con estos avances, la ley se adaptará y generará cada vez más precedentes en lo que respecta al debate entre originalidad, expresión artística y derechos de autor.
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