El 18/01/2023, la Cuarta Sala del Supremo Tribunal Federal (STJ) ratificó el entendimiento previamente establecido de que las marcas registradas con bajo poder distintivo, es decir, compuestas por elementos de uso común, evocativos, genéricos, descriptivos o sugestivos, deben soportar la carga de coexistir con otras marcas similares, sin gozar de exclusividad para su uso en todo el territorio nacional, conforme lo previsto en el art. 129 de la Ley nº 9.279/1996 (Ley de Propiedad Industrial).
También se señaló en la sentencia que los elementos denominativos de la marca, considerados exclusivamente («Rosa» y «Azul»), no serían registrables en virtud del art. 124, incisos VI y VIII, de la Ley de Propiedad Industrial.
Art. 124.
No son registrables como marcas: VI – los signos de carácter genérico, necesario, común, vulgar o simplemente descriptivo, cuando guarden relación con el producto o servicio que se pretenda distinguir, o los comúnmente utilizados para designar una característica del producto o servicio, en cuanto a su naturaleza, nacionalidad, peso, valor, calidad y época de producción o prestación del servicio, salvo que sean suficientemente distintivos; VIII – los colores y sus denominaciones, salvo que estén dispuestos o combinados de manera peculiar y distintiva; Fue desde esta perspectiva que el Hon.
Fue desde esta perspectiva desde la que el Magistrado Ponente Raul Araújo, en una sentencia dictada en un asunto ante el Tribunal Regional Federal de la 2ª Región, dictaminó que «Rose & Blue» no gozaba de distintividad suficiente a efectos del registro de marca exclusiva ante el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual – INPI.
En un breve repaso de los hechos, la empresa, que opera en el comercio de ropa infantil, solicitó al INPI en 2005 el registro de la marca «Rose & Blue» para garantizar su uso exclusivo en todo el territorio nacional.
El INPI concedió el registro, que incluía una apostilla debido a la no exclusividad de los elementos denominativos de la marca considerados individualmente. La sentencia, por tanto, se originó por la denegación de la plena protección a la marca, dando lugar a la judicialización del asunto con el objetivo de revertir la decisión de la autoridad federal.
La acción ordinaria pretendía la anulación del acto administrativo, obligando al INPI a conceder el registro a la empresa sin reservas.
Sin embargo, la demanda fue desestimada en dos instancias, y la empresa recurrió al STJ reclamando la plena protección de la marca «Rosa & Azul» en todo Brasil.
Inicialmente, el Hon.
Juez Raul Araújo argumentó que el uso exclusivo de una nomenclatura genérica era imposible, dado que los signos «rosa» y «azul» están estrechamente asociados a los segmentos de ropa femenina y masculina.
Añadió que la expresión está formada por la combinación de dos signos abstractos no registrables.
Por lo tanto, se entiende que la expresión no alcanza un carácter distintivo suficiente para merecer una protección plena como la solicitada.
El ministro señaló que «[l]os colores rosa y azul se asocian tradicionalmente a los géneros femenino y masculino, especialmente en relación con los niños y, aunque no describen los elementos esenciales ni hacen referencia directa al segmento de la ropa y los accesorios infantiles, tienen un «vínculo connotativo entre la marca y la actividad designada»».
Es evidente, por tanto, que al desestimar el recurso especial, el ponente hizo hincapié en que la marca «Rose & Blue», al tener escaso poder distintivo y estar compuesta por elementos de uso común y sugestivo, debe soportar la carga de coexistir con otras marcas similares. Para saber más, accede al Acta completa de la Reunión: Revista Eletrônica (stj.jus.br)Si tienes alguna duda sobre Propiedad Intelectual, consulta a los abogados especialistas de PDK Advogados.
