O caso que tem repercutido bastante na mídia americana se trata de uma problemática relacionada aos “NFTs” (tokens não fungíveis) chamados de “MetaBirkins”
Os tokens, produzidos e comercializados por Mason Rothschild, se tratam de uma coleção para o metaverso de 100 bolsas Birkin cobertas de pelos e com designs “exclusivos”. Ocorre que as bolsas Birkin são uma criação da Hermès que, ao longo dos anos, se tornaram um símbolo de status, exclusividade e riqueza nas mãos dos fascinados por moda.
Com isso, a marca francesa Hermès entrou com ação judicial em janeiro de 2022, buscando medida cautelar com perdas e danos, contra Mason Rothschild, por uso ilegal da marca HERMÈS da Hermès, da marca registrada BIRKIN e da identidade visual BIRKIN. Em maio, Rothschild solicitou o arquivamento do processo, que foi negado e a acusação então teve prosseguimento. O processo aborda questões como violação de marca, concorrência desleal, diluição e cybersquatting. Os argumentos que sustentam a acusação de diluição se baseiam na força e exclusividade da marca Birkin, na má-fé por parte de Rothschild e na ocorrência de confusão real dentre os consumidores. Em complemento, a acusação diz que Rothschild está tentando faturar enquanto substitui proteções da vida real por “direitos virtuais” e capitaliza uma marca que já possui sua própria história e clientela consolidadas no mercado.
Por outro lado, o acusado alega que a venda e promoção das MetaBirkins se tratava de um projeto artístico e não de uma atividade comercial. Seu advogado se sustenta na defesa de que a MetaBirkin se trata de expressão criativa protegida pela liberdade de expressão. O argumento acerca da confusão gerada pela nomenclatura se baseia na ideia de que o uso da expressão “Meta” teria como significado um comentário artístico sobre a bolsa de luxo e que o termo “Birkin”, nesse caso, não teria feito reivindicação sobre a fonte, sendo insuficiente para justificar sua restrição de uso. O artista alega, inclusive, que as obras não passavam de uma forma de crítica ao valor exageradamente caro cobrado pelas bolsas que são feitas de couro animal no mundo real, abordando também uma forma de repulsa à crueldade animal. Também será alegado que a venda das MetaBirkins era correspondente à uma forma de expressão das Birkins e não uma tentativa de afiliação à marca. Por fim, a defesa contará com provas de que Rothschild sempre fez questão de informar os consumidores que era ele quem produzia as obras, além de disponibilizar um aviso de isenção de responsabilidade em seu site.
O júri fará um teste para checar se a situação cria a confusão ao consumidor alegada pela marca. Esse teste é conhecido como “Teste Polaroid” e leva em conta alguns fatores como a força da marca, a similaridade das marcas, a proximidade competitiva e qualitativa dos produtos, evidências de confusão real, a má-fé na adoção de marca de outrem, dentre outros.
A Hermès, com seus quase 200 anos de trajetória, promete evidências que a favoreçam em todos os sentidos do teste Polaroid, por meio de documentos, provas e termos que comprovem sua atuação no mercado e sua qualidade como diferencial. Além disso, a marca também argumenta que a junção do termo “Meta” com a marca “Birkin” acabando trazendo a falsa impressão de que a própria Hermès está oferecendo produtos no metaverso. Em complemento, serão anexadas provas de que o time da marca já estava estudando a ideia do desenvolvimento e comercialização de NFTs desde 2019.
O debate que é trazido à tona aqui, também já contou com aparições marcantes na história, como no caso Gordon X Drape Creative, Inc. Deve-se pensar em quais situações e sob que circunstâncias é considerado legal o uso de marcas em expressões artísticas. Cabe ressaltar que Rothschild chegou a registrar a marca “MetaBirkins.com”, em 2021, enquanto a marca Birkin foi registrada em 2005.
A Propriedade Intelectual (PI) é uma área do Direito que apresenta relação direta com os ativos digitais e NFTs. Além do processo em questão, podemos mencionar casos como o da Nike X StockX, que também traz a PI à tona com a entrada de marcas de luxo no metaverso e produção de seus NFTs. Com esses avanços, o Direito irá se adaptar e gerar cada vez mais precedentes no que tange o debate entre originalidade, expressão artística e os direitos autorais.
Dúvidas sobre Propriedade Intelectual, consulte os advogados especialistas do PDK Advogados.
