Uma empresa pode construir uma marca reconhecida, conquistar clientes e desenvolver um ativo comercial relevante antes de perceber que o nome escolhido enfrenta obstáculos para ser registrado.

O caso envolvendo a marca CazéTV exemplifica esse risco.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial indeferiu o pedido de registro da marca “CazéTV” na Classe 41, relacionada a serviços de entretenimento, produção audiovisual e jornalismo.

O pedido foi depositado em janeiro de 2023, mas o INPI identificou registros anteriores contendo o elemento “Casé” na mesma classe. O entendimento considerou a possibilidade de conflito entre os sinais.

A decisão ainda pode ser discutida por meio de recurso administrativo. Entretanto, o caso oferece um alerta relevante para empresas de diferentes setores: a construção comercial de uma marca deve ser acompanhada, desde o início, por uma estratégia jurídica de proteção.

Uma marca conhecida pode ter o registro indeferido?

Sim.

O reconhecimento público não garante automaticamente o deferimento de um pedido de registro.

Durante a análise, o INPI verifica se o sinal atende aos requisitos legais e se existem marcas anteriormente depositadas ou registradas que possam gerar confusão ou associação indevida.

Essa comparação não se limita a nomes completamente idênticos.

Podem ser avaliadas semelhanças:

• Gráficas;
• Fonéticas;
• Visuais;
• Conceituais;
• Mercadológicas;
• Relacionadas ao público consumidor;
• Relacionadas aos produtos e serviços identificados.

Por isso, pequenas alterações na grafia ou o acréscimo de uma palavra nem sempre afastam o risco de conflito.

Popularidade não é sinônimo de proteção jurídica

Empresas frequentemente associam a força comercial de uma marca à existência de proteção jurídica.

São questões diferentes.

Uma marca pode ter milhões de seguidores, presença nacional, contratos comerciais e grande reconhecimento de mercado sem possuir um registro concedido na classe necessária.

Da mesma forma, a popularidade não transforma automaticamente um sinal em marca de alto renome.

O alto renome é uma condição jurídica específica, reconhecida formalmente pelo INPI, que concede proteção especial em todos os ramos de atividade. Esse enquadramento não decorre apenas da audiência, da exposição na mídia ou do valor comercial da marca.

Quais são os riscos de registrar a marca somente depois do lançamento?

Quando uma empresa lança um nome antes de avaliar sua disponibilidade, o risco não se limita ao indeferimento administrativo.

Também podem surgir impactos comerciais, financeiros e operacionais.

Entre eles estão:

• Necessidade de alterar o nome da empresa, produto ou serviço;
• Rebranding de canais e plataformas;
• Substituição de embalagens e materiais institucionais;
• Perda de investimentos em marketing;
• Retirada de campanhas;
• Conflitos com titulares anteriores;
• Disputas administrativas ou judiciais;
• Dificuldades para licenciar a marca;
• Obstáculos para expansão internacional;
• Insegurança em fusões, aquisições e rodadas de investimento;
• Redução do valor percebido dos ativos intangíveis.

Quanto mais conhecida estiver a marca, mais complexa e onerosa poderá ser uma eventual mudança.

O registro deve acontecer antes do lançamento?

O ideal é que a análise jurídica seja realizada durante a definição do nome, antes dos investimentos mais relevantes em identidade visual, tecnologia, publicidade e posicionamento.

O protocolo antecipado permite que a empresa identifique riscos e tome decisões com mais segurança.

Ainda assim, o depósito não representa uma garantia automática de concessão. O pedido será analisado pelo INPI e poderá receber oposições, exigências ou indeferimentos.

Por isso, o registro deve ser entendido como um processo estratégico, e não apenas como o preenchimento de um formulário.

A busca deve considerar apenas nomes idênticos?

Não.

Uma pesquisa limitada ao nome exato pode transmitir uma falsa sensação de segurança.

A análise deve contemplar:

• Variações ortográficas;
• Radicais semelhantes;
• Pronúncias próximas;
• Abreviações;
• Traduções;
• Elementos figurativos;
• Marcas compostas;
• Nomes utilizados em atividades relacionadas;
• Sinais que possam gerar associação empresarial.

A busca também deve considerar o contexto de mercado e a afinidade entre os produtos e serviços.

Por que escolher corretamente as classes do INPI?

O sistema de marcas é organizado pela Classificação Internacional de Nice, que divide produtos e serviços em diferentes classes.

Uma mesma empresa pode precisar de registros em mais de uma classe, dependendo de seu modelo de negócio.

Uma marca ligada a conteúdo, por exemplo, pode atuar em frentes relacionadas a:

• Produção audiovisual;
• Publicidade;
• Eventos;
• Softwares;
• Transmissão de conteúdo;
• Produtos licenciados;
• Vestuário;
• Educação;
• Entretenimento.

Registrar apenas a atividade inicial pode deixar áreas relevantes da expansão empresarial sem proteção adequada.

Por isso, o planejamento deve considerar não somente o que a empresa oferece hoje, mas também o que pretende desenvolver nos próximos anos.

Submarcas, canais e produtos também precisam de proteção

Muitas empresas registram apenas sua marca institucional e deixam sem proteção nomes que possuem atuação própria no mercado.

Esse risco pode alcançar:

• Produtos;
• Serviços;
• Aplicativos;
• Plataformas;
• Canais;
• Podcasts;
• Programas;
• Eventos;
• Campanhas permanentes;
• Clubes de benefícios;
• Soluções tecnológicas;
• Linhas de negócio.

Quando esses nomes passam a gerar reconhecimento e receita, também podem se tornar ativos intangíveis relevantes.

Como estruturar uma estratégia preventiva de marcas?

Uma estratégia de proteção marcária pode ser organizada em algumas etapas.

1. Mapear os nomes utilizados

A empresa deve identificar todas as marcas institucionais, comerciais, digitais e de produtos utilizadas em sua operação.

2. Definir prioridades

Nem todo nome terá a mesma relevância estratégica. É importante identificar quais sinais concentram reputação, investimento e potencial de receita.

3. Realizar buscas de anterioridade

Antes do lançamento, devem ser pesquisadas marcas idênticas e semelhantes.

4. Avaliar a viabilidade jurídica

Os resultados precisam ser analisados considerando a proximidade dos sinais e a relação entre os produtos e serviços.

5. Mapear as classes atuais e futuras

O planejamento deve incluir as atividades já desenvolvidas e as expansões previstas.

6. Protocolar os pedidos

O depósito deve ocorrer, preferencialmente, antes da divulgação pública e dos investimentos mais relevantes.

7. Acompanhar os processos

Exigências, oposições, decisões e prazos precisam ser monitorados.

8. Monitorar terceiros

A empresa deve acompanhar pedidos posteriores que possam entrar em conflito com suas marcas.

9. Revisar o portfólio

Novos produtos, canais, serviços e mercados podem exigir registros adicionais.

Proteção marcária também é governança empresarial

Marcas não são apenas elementos de comunicação.

Elas podem representar reputação, confiança, relacionamento com consumidores, capacidade de expansão e geração de receitas.

Por isso, a proteção marcária deve participar de decisões relacionadas a:

• Lançamentos;
• Planejamento de marketing;
• Contratos;
• Licenciamento;
• Franquias;
• Parcerias;
• Investimentos;
• Expansão territorial;
• Fusões e aquisições;
• Valuation empresarial.

O caso CazéTV chama atenção pelo reconhecimento público envolvido, mas o principal aprendizado se aplica a qualquer empresa: proteger uma marca depois que ela já se tornou valiosa pode ser mais complexo, caro e arriscado.

A atuação do PDK Advogados em Propriedade Intelectual contempla a análise de viabilidade, o planejamento de registros, o acompanhamento de processos perante o INPI e a gestão estratégica de portfólios de marcas.